Recht & Praxis: Adidas und K-Swiss - Streifen sind nicht gleich Streifen

Der Europäische Gerichtshof (EuGH) und das Gericht der Europäischen Union (EuG) hatten jüngst jeweils über sog. „Positionsmarken“ in Form von parallelen Streifen auf Sneakern zu entscheiden. Mit Urteil vom 17.02.2016 entschied der EuGH zugunsten von Adidas und bejahte die Verwechslungsgefahr zwischen der drei-Streifen-Marke von Adidas und der zwei-Streifen-Marke des belgischen Herstellers Shoe Branding Europe. Erst kurz zuvor hatte das EuG die Eintragungsfähigkeit einer von K-SWISS beantragten Positionsmarke mit fünf Streifen auf Sneakern verneint und die Markenanmeldung zurückgewiesen (vgl. Urteil vom 4.12.2015).

Die Positionsmarke

Positionsmarken bieten für die Modebranche eine attraktive Möglichkeit, Zeichen zu schützen, die für sich genommen keinen markenrechtlichen Schutz als Bild- oder Formmarke genießen könnten. Bei Positionsmarken handelt es sich um zwei- oder dreidimensionale Zeichen, die in Bezug auf ihre genau definierte Platzierung auf einer Ware oder einem Warenteil als Marke angemeldet werden. Prominente Beispiele für Positionsmarken sind etwa:

EuGH: Adidas kann erfolgreich die Eintragung einer 2-Streifen-Marke verhindern

Adidas ist seit 2006 Inhaberin der unten abgebildeten europäischen Positionsmarke für drei Streifen auf einem Schuh. 2009 meldete die Gesellschaft „Shoe Branding Europe“ eine Positionsmarke mit zwei Streifen auf einem Schuh an. Adidas sah hierdurch seine Rechte verletzt und legte Widerspruch beim Amt der europäischen Union für Geistiges Eigentum (EUIPO) gegen die Markenanmeldung ein.

Das EUIPO verwarf den Widerspruch mit der Begründung, die Marke von Adidas sei so banal, dass sie nur bei einer identischen Verwendung von drei Streifen verletzt werden könne. Insbesondere die unterschiedliche Anzahl der Streifen und der unterschiedliche Verlauf der Streifen der Shoe Branding Europe seien zudem geeignet, eine Verwechslungsgefahr auszuschließen.

Daraufhin klagte Adidas beim EuG, das die Verwechslungsgefahr in erster Instanz bejahte. Diese Entscheidung wurde nun in zweiter Instanz vom EuGH bestätigt. Der EuGH argumentierte, dass beide Positionsmarken aus der Sicht der Verbraucher so ähnlich seien, dass eine Verwechslungsgefahr bestehe. Im Hinblick auf die klaren Übereinstimmungen zwischen den Marken hinsichtlich der Form und Größe der Streifen und der Positionierung auf dem seitlichen Schuh seien die Unterschiede zwischen zwei und drei Streifen und der Verlaufsrichtung nicht groß genug, um diese Ähnlichkeiten der Gestaltung der Zeichen aufzuwiegen. Der allgemeine Eindruck bliebe der gleiche.

EuG: 5-Streifen-Marke von K-Swiss ist nicht eintragungsfähig

Auch K-Swiss beantragte die Eintragung der nachfolgend abgebildeten Positionsmarke mit 5 Streifen auf einem Sportschuh beim EUIPO.

Die Eintragung dieses Zeichens wurde vom EUIPO abgelehnt. Das EuG bestätigte nun diese Entscheidung. Maßgebend für dessen Entscheidung war, dass die angemeldete Positionsmarke nicht geeignet sei, auf die betriebliche Herkunft des Schuhs hinzuweisen, also nicht das Merkmal der „Unterscheidungskraft“ erfülle. Vielmehr würden die Streifen vom Verkehr lediglich als banale Verzierung angesehen. Die Länge der Streifen sei zudem durch die Form des Schuhs vorgegeben. Eine Überwindung der fehlenden Unterscheidungskraft käme daher nur bei Vorliegen der sog. „Verkehrsdurchsetzung“ in Frage, die voraussetzt, dass die fünf Streifen von K-SWISS beim Verbraucher einen hohen Bekanntheitsgrad genießen. Dies konnte K-SWISS jedoch nicht beweisen.

Praxishinweis

Auf den ersten Blick, mag es „ungerecht“ erscheinen, dass Adidas einen weitreichenden markenrechtlichen Schutz für seine drei-Streifen-Marke genießt, obschon – analog zur Begründung des EuG im Verfahren K-SWISS – auch die Adidas-Streifen als „banale Verzierung“ angesehen werden könnten und die Länge der Adidas-Streifen natürlich ebenfalls durch die Form des Schuhs vorgegeben ist.

Zu beachten ist jedoch, dass Adidas aufgrund seiner langjährigen und intensiven Benutzung der drei Streifen auf der Seite von Sneakern eben gerade die Bekanntheit und „Verkehrsdurchsetzung“ erreicht hat, die den fünf Streifen von K-SWISS fehlen. Nachvollziehbar ist weiter, dass die europäischen Instanzen bestrebt sind, der Allgemeinheit die Benutzung einfacher geographischer Formen zu ermöglichen und daher die Eintragung solcher Zeichen als Marke restriktiv handhaben. Bedenklich erscheint aber vor dem Hintergrund, dass der EuGH den Schutzumfang der Adidas-Marke so weit zieht, dass de facto wohl kaum eine Anordnung von parallelen Streifen auf einem Sneaker in Betracht kommt, die nicht die Adidas-Marke verletzt. Gerade da die Möglichkeiten der Anordnung geometrischer Formen auf einem Schuh relativ begrenzt und in gewisser Weise auch durch die Form vorgegeben sind, engt dies den Gestaltungsspielraum für Sneakers sehr ein.

Im Ergebnis verdeutlichen diese beiden Entscheidungen, dass Unternehmen im Modebereich für die Eintragung einer Positionsmarke zwar hohe Hürden überwinden müssen. Dies insbesondere dann, wenn die konkrete Ausgestaltung der Marke von der Form des Produktes bedingt ist, als dekorativ angesehen werden kann und das Zeichen beim Verbraucher noch keine hohe Bekanntheit besitzt. Wenn die Eintragung einer Positionsmarke aber gelingt, so kann ihr ein weitreichender Schutz zukommen und die Positionsmarke damit zu einem scharfen Schwert im Kampf gegen Wettbewerber und Nachahmer werden.

Geschrieben von Valentina Nieß, LL.M. (Berkeley)

Valentina Nieß ist Rechtsanwältin in der Praxisgruppe IP & Medien im Münchener Büro der Kanzlei Noerr LLP. Sie ist spezialisiert im Bereich Gewerblicher Rechtsschutz und Wettbewerbsrecht und berät deutsche sowie internationale Mandanten zu allen Fragen des Marken-, Design- und Do-mainrechts. Dies umfasst u.a. die Beratung beim Aufbau von Marken- und Designportfolios, die Rechtsdurchsetzung und Prozessführung sowie die rechtliche Prüfung von Werbekampagnen und die Bekämpfung von Produktpiraterie. Valentina Nieß ist Lehrbeauftragte für Wettbewerbs- und Kartellrecht an der Hochschule Fresenius in München.